Las normas que regulan el derecho de propiedad intelectual establecen como regla general que está prohibido el registro de una marca idéntica o similar a otra previamente registrada o solicitada para distinguir los mismos productos o servicios o aquellos que puedan ocasionar riesgos de confusión. Sin embargo, en ocasiones la protección de una marca va más allá del otorgado a las demás. Ello no es fruto de la arbitrariedad del Estado ni constituye una violación al principio constitucional de igualdad, sino consecuencia del reconocimiento adquirido por una marca en el marco de su uso en un mercado determinado, y que le es otorgado por el público consumidor. Dentro del área de esa fama adquirida, la doctrina fue reconociendo dos tipos de marcas que gozan de dicho atributo; por un lado las marcas NOTORIAS, y por otro lado las RENOMBRADAS.
Estas categorías permitieron que las marcas ampliamente conocidas por el público consumidor gocen de una tutela reforzada, incluso frente a signos no idénticos ni destinados a productos similares.
Distinguir entre una marca notoria y una renombrada no es un ejercicio meramente académico; por el contrario, tiene profundas implicancias jurídicas, especialmente en el ámbito de los trámites de oposiciones a solicitudes de registros de marcas y en el de acciones judiciales de nulidad de marcas.
En el marco de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, se definió a la marca notoria como aquella que es conocida por el público pertinente del sector al que se dirigen los productos o servicios, así como por los participantes de los canales de comercialización y los círculos empresariales relacionados. Mientras que se definió a la marca renombrada como aquel signo que trasciende el sector específico, es ampliamente reconocida por la generalidad del público, e incluso por quienes no consumen ni comercian con los productos identificados por dicha marca.
Por tanto. la principal diferencia está en el grado de conocimiento y el alcance del público, ya que el reconocimiento o fama de la marca notoria se enmarca dentro de un nicho o sector determinado por su producto o servicio que distingue, y el de la marca renombra alcanza un reconocimiento transversal y masivo. Por ejemplo, el pegamento para pisos cerámicos de la marca Klaukol podría considerarse que goza de carácter notorio en el sector de la construcción y comercialización de productos para la construcción, ya que posiblemente no existe un arquitecto, ingeniero civil u obrero, que no conozca esa marca; sin embargo, quien no se dedica al área de las construcciones, posiblemente desconocería de qué producto se trata, pues no forma parte de su público consumidor habitual ni se encuentra en su canal de producción, venta y consumo. Ahora bien, la marca Coca Cola es un claro ejemplo de marca renombrada, ya que cualquier persona, sea consumidor o férreo detractor del producto, la reconocerá con suma facilidad.
Como consecuencia de ello, la protección de la marca renombrada rompe absolutamente el principio de especialidad, extendiéndose a cualquier clase de productos o servicios, en tanto la marca notoria goza de protección reforzada solo cuando existe riesgo de confusión, dilución o aprovechamiento injusto de su prestigio.
Una diferencia relevante en la práctica jurídica es la prueba, pues la marca renombrada, al tratarse de un “hecho notorio”, no necesita ser probada, mientras que la notoriedad de una marca sí debe acreditarse mediante pruebas idóneas y pertinentes. Aquí conviene adelantar que la notoriedad debe darse en el país en el que se lo invoca, lo cual significa que una marca notoria en los Estados Unidos de Norteamérica, no necesariamente gozará de dicho reconocimiento y protección en Paraguay.
Con relación a la marca notoria, la misma se protege frente a distintos riesgos:
- Riesgo de confusión o asociación: cuando el consumidor puede vincular erróneamente dos marcas por su similitud fonética, visual o conceptual.
- Riesgo de dilución: cuando la identidad distintiva de la marca se ve debilitada por el uso de signos similares, incluso sin confusión directa.
- Riesgo de uso parasitario: cuando un tercero busca aprovecharse del prestigio ajeno
para posicionar su producto o captar consumidores.
Estas formas de protección han sido reconocidas tanto por la Comunidad Andina como por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los tribunales nacionales.
En España la distinción entre marca notoria y renombrada fue eliminada a partir del Real Decreto-Ley 23/2018, que derogó el art. 8.2 de la Ley de Marcas. Desde entonces, ambas categorías se subsumen bajo el término marca renombrada, definida como aquella que es conocida por una parte significativa del público interesado en los productos o servicios.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha establecido que el renombre debe analizarse a partir de criterios cuantitativos, tales como: cuota de mercado, duración e intensidad del uso, inversiones publicitarias, y alcance geográfico. Esto implica una valoración caso por caso, que determina la extensión de la protección.
El Convenio de París por su parte, en su artículo 6 bis, protege a las marcas notoriamente conocidas, incluso sin necesidad de registro, siempre que puedan probar que son suficientemente conocidas en el país donde se busca la protección.
En Paraguay, la Sala Civil y Comercial de la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo clave (Ac. y Sent. N.º 64) en el marco de una acción de nulidad de marca promovida por Johnson & Johnson en contra de la marca local “Desiquim”.
La Corte Suprema rechazó la pretensión destacando que:
- La marca extranjera no había invocado ni registrado prioridad conforme al art. 4 del Convenio de París, quedando su protección sujeta exclusivamente a su eventual notoriedad.
- La notoriedad debe ser probada por quien la alega, especificando el producto, el público pertinente, y el grado de conocimiento del signo en el país. En este caso, la Corte consideró que no se ofrecieron pruebas idóneas que demostraran la notoriedad de la marca “Desitin” en Paraguay al momento de la solicitud de registro de “Desiquim”.
- La declaración jurada de notoriedad por sí sola no constituye prueba suficiente.
4. La similitud entre las marcas, aunque reconocida en términos fonéticos y visuales, no fue suficiente para conceder la nulidad sin prueba de notoriedad o mala fe.
Este fallo sentó un importante precedente en el derecho paraguayo, reafirmando que la notoriedad debe probarse y contextualizarse territorial y temporalmente, y que la mera fama internacional de una marca no basta para obtener su protección local.
Conclusión
En este orden de ideas podemos concluir que la distinción entre marca notoria y renombrada no es meramente teórica, sino que tiene efectos directos en la extensión de la protección jurídica, la carga probatoria y la estrategia contenciosa en litigios de propiedad intelectual.
Si bien algunos sistemas como el español han optado por una unificación terminológica, la realidad jurídica paraguaya —como lo demuestra el fallo de la Corte Suprema— aún conserva y valora la diferencia entre ambas figuras, tanto en términos conceptuales como procesales.
Para los titulares de marcas extranjeras que pretenden accionar en Paraguay, el mensaje es claro: es imprescindible invocar prioridad en tiempo y forma o, en su defecto, acreditar debidamente la notoriedad local, con pruebas concretas y orientadas al público pertinente.
El adecuado conocimiento de estas categorías no solo evita litigios innecesarios, sino que permite una estrategia de protección de marca más eficiente y adaptada al contexto normativo nacional e internacional.
De esta manera concluimos este breve artículo sobre las marcas notorias y renombradas, muchas de las cuales han dejado una huella indeleble en nuestra vida, incluso desde nuestra niñez, pues más de una formó parte de nuestras primeras palabras. El registro de una marca aspira a volverse famosa, a alcanzar el carácter de notoria o de renombrada, aun cuando luego de alcanzar dicha gloria, caigan al abismo por ser consideradas marcas genéricas, cuestión que será objeto de un siguiente artículo “La muerte de las marcas Notorias y Renombradas”.
Bibliografía
Garrido y Donaque Abogados. “Marca notoria y renombrada: diferencias en el registro de marcas en España.” Garrido y Donaque Blog.
Johnson & Johnson c. La Química Farmacéutica S.A. s/ nulidad de registro de marcas (Ac. y Sent. N° 64). Cita Online: PY/JUR/566/2022.